Programa 8.
Procesos de propiedad industrial, patentes,
marcas y secreto profesional.
La legislación se encuentra en la Ley 24.2015, de 24 de julio
de patentes,
17.2001, de 7 de diciembre de marcas y 1.2019, de 20 de febrero,
de secretos empresariales, además de la Ley de Enjuiciamiento Civil.
El procedimiento adecuado para todos los procesos
de propiedad industrial es el ordinario,
a no ser que el litigio sea exclusivamente económico.
En ese caso se tramitarán por el procedimiento
que les corresponda en función de la cuantía que se reclame.
Pero en otro caso,
el procedimiento será el ordinario siempre que verse directamente
sobre la propiedad industrial.
E insisto, el ordinario
o el verbal correspondiente en función de la cuantía,
cuando lo que se pida sea una indemnización por daños
y perjuicios, una reclamación económica.
Empezamos con el proceso especial de patentes.
El objeto puede estar conformado por pretensiones de condena,
constitutivas o declarativas.
La pretensión de condena alcanza los siguientes pedimentos.
Primero, la cesación de actos
que violen el derecho del titular de la patente.
Segundo, la indemnización de daños y perjuicios,
con inclusión del daño emergente o valor
de la pérdida que se ha sufrido y del lucro cesante
o ganancia de la que se ha dejado de obtener como consecuencia
del daño.
En tercer lugar, el embargo de los efectos producidos.
En cuarto, la atribución en propiedad de los objetos materiales
de la infracción.
En quinto, la adopción de medidas indeterminadas dirigidas
a evitar en lo sucesivo la violación de la patente.
Y por último, la publicación de la sentencia condenatoria.
La pretensión constitutiva o reivindicatoria
se produce cuando la patente ha sido ya concedida
y el titular podrá reivindicar que le sea transferida
la titularidad de esa patente.
Si esta pretensión triunfa, el tribunal ha de disponer
la nueva inscripción en favor del titular legítimo de la patente.
Por último, la pretensión declarativa,
que puede ser positiva o negativa.
Es positiva cuando se solicita el reconocimiento total del derecho
a ostentar la titularidad de una patente
y es negativa cuando se solicita el reconocimiento judicial
de la nulidad de una patente.
Los requisitos de patentabilidad son los siguientes.
En primer lugar, la novedad.
La invención no ha de estar comprendida en el estado
de la técnica constituyendo dicho estado todo lo que antes de la fecha
de la presentación de la solicitud de la patente
se ha hecho accesible al público en España o en el extranjero
y por cualquier medio de difusión.
Esto es su novedad.
Otro requisito de patentabilidad es la innovación.
La invención no ha de resultar evidente del estado de la técnica
para un experto en la materia.
El tercer requisito, la industrialización,
y es que la invención ha de ser susceptible
de ser fabricada o utilizada en cualquier clase de industria,
incluida la agrícola, conforme a la ley de patentes.
El plazo de la pretensión reivindicatoria
es de dos años contados a partir de la publicación
de la mención de la concesión de la patente
a la persona cuya titularidad se cuestiona en el Boletín Oficial de
la Propiedad Industrial.
Y la competencia corresponde a los Tribunales de Instancia,
Sección de lo Mercantil,
de la sede del Tribunal Superior de Justicia de la
Comunidad Autónoma correspondiente al domicilio del demandado.
La legitimación difiere en función de cuál sea la pretensión
que se ejercita en este proceso de propiedad industrial correspondiente
a las patentes.
La pretensión de condena,
en la que se peticiona la cesación de actos
que violen el derecho del titular de la patente,
La legitimación activa corresponde al titular de la patente lesionada,
la legitimación pasiva,
a quienes, sin su consentimiento,
fabriquen, importen, utilicen el procedimiento patentado
o realicen actos de explotación del objeto protegido por esta patente.
La pretensión constitutiva o reivindicatoria,
en ella la legitimación activa corresponde al titular de la patente
que haya obtenido jurídicamente el reconocimiento de su derecho
y la legitimación pasiva al solicitante o concesionario
de la patente.
En las pretensiones declarativas de la nulidad de la patente,
la legitimación activa corresponde de nuevo al titular de la patente
y la pasiva a quien no tenga derecho a obtenerla.
Las pretensiones de condena contra infracciones de los derechos
sobre la patente tienen las siguientes singularidades.
Con anterioridad a la presentación de la demanda,
la persona legitimada puede instar la práctica judicial
de la comprobación de determinados hechos.
La demanda tiene la forma de demanda ordinaria,
puesto que se encauza, como he dicho al inicio,
por el proceso ordinario.
En la contestación a la demanda, el demandado podrá alegar,
por vía de reconvención o decepción, la nulidad total o parcial
de la patente del actor.
La sentencia no será provisionalmente ejecutable,
así lo dice la ley.
Las sentencias que declaren la nulidad o caducidad de los títulos
de la propiedad industrial, una vez firme
la declaración de nulidad de la patente,
tendrá fuerza de cosa juzgada erga omnes frente a todos.
La sentencia constitutiva produce efectos,
como sabemos, ex nunc,
extinguiéndose y debiéndose cancelar a partir de su fecha,
esto es, desde que se dicta la sentencia,
las licencias y demás derechos de terceros sobre la patente
por la inscripción en el registro de la persona legitimada.
La sentencia declarativa produce, sin embargo, efectos ex nunc,
es decir,
desde el inicio, retrotrayéndose al momento de la infracción
de la norma imperativa.
Sin embargo, el efecto retroactivo de la nulidad
de la patente no afectará a las resoluciones sobre violación
de la patente que hubieren adquirido fuerza de cosa juzgada y hubieren
sido ejecutadas con anterioridad a esta declaración de nulidad
y tampoco a los contratos concluidos antes de la declaración de nulidad
en la medida en la que han sido ejecutados con anterioridad
a la misma.
Las medidas cautelares tradicionales se aplican en este proceso
de propiedad industrial.
Anotación preventiva de la demanda en la Oficina Española de Patentes
y Marcas y medidas aseguratorias de la pretensión de condena
deducida contra el infractor de los derechos de la patente.
Pero aquí también hay una serie de medidas cautelares específicas,
concretamente las siguientes.
La cesación de los actos que pudieran infringir el derecho del peticionario
o su prohibición cuando existan indicios racionales
para suponer la inminencia de dichos actos.
La retención y depósito de las mercancías
presuntamente infractoras del derecho del titular de la patente
y de los medios exclusivamente destinados a tal producción
o a la realización del procedimiento patentado,
el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios
y las anotaciones registrales que procedan.
Pasamos al procedimiento especial de marcas.
Su objeto litigioso son los tipos de signos o distintivos básicos
de los que los empresarios pueden hacer uso con el fin
de distinguir sus productos y servicios en el mercado,
esto es, las marcas y los nombres comerciales.
La pretensión de condena es la que puede ejercitar
el titular de la marca para proteger el derecho exclusivo
a utilizarla en el tráfico jurídico, como consecuencia de una lesión
efectuada por un tercero con el fin de salvaguardar su derecho a la marca
y obtener la cesación de los actos de violación
de ese derecho.
Esta pretensión de condena incorpora a su vez las siguientes peticiones.
Primero, la cesación de los actos que violan su derecho.
En segundo lugar, la indemnización de los daños y perjuicios,
al igual que en el anterior proceso, con inclusión del daño emergente
y del lucro cesante.
En tercer lugar, la adopción de las medidas necesarias
para evitar que prosiga esa violación.
En cuarto lugar, la destrucción o cesión con fines humanitarios
de los productos ilícitamente identificados con la marca.
Y por último, la publicación de la sentencia
siempre a costa del condenado.
La pretensión declarativa en este proceso de marcas
está dirigida a obtener con efectos ex tunc,
es decir, desde entonces, desde el inicio,
la nulidad de la marca y con ella la cancelación del asiento registral,
bien por infracción de una norma imperativa
o bien por la concurrencia de mala fe en el momento
de presentar la solicitud de la marca.
La pretensión declarativa puede ser a su vez negativa o positiva.
Es negativa la petición de declaración de nulidad
que implica que el registro de la marca nunca fue válido.
Sudextricción ab initio.
La pretensión declarativa positiva
o acción reivindicatoria comporta que si un registro de marca
ha sido solicitado con fraude de los derechos de un tercero
o con violación de una obligación legal o contractual,
la persona perjudicada podrá reivindicar la propiedad
de la marca,
acción que se dirige a solicitar el pleno dominio de esa marca
sin que sea relevante su falta de uso.
La pretensión constitutiva,
por su parte, última de las pretensiones
que se pueden interponer en este proceso de propiedad.
Industrial consistente en reclamar una marca,
está dirigida a esta pretensión constitutiva
a obtener con efectos ex nunc,
esto es, desde que se dicta la sentencia,
la anulación judicial de la marca,
bien por infracción de alguna norma tuteladora
de meros derechos subjetivos entre particulares,
las denominadas prohibiciones relativas,
o bien por caducidad de la marca por falta de uso.
Los plazos para la pretensión declarativa
no existen, ni prescribe ni caduca,
pero el plazo de la pretensión constitutiva
es de cinco años contados desde el día
en el que se pudieron ejercitar.
La competencia corresponde al tribunal de instancia,
sección de lo mercantil, de la ciudad sede
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma,
en cuya demarcación tenga el domicilio el demandado.
En caso de acciones por violación del derecho de patente o de marca,
también será competente a elección del demandante el mismo tribunal
de la comunidad autónoma donde se hubiera realizado la violación
o se hubieran producido sus efectos.
La legitimación activa y pasiva son las siguientes.
En las pretensiones de condena, el titular de la marca se dirigirá
frente a quienes lesionen su derecho sobre la marca.
Esto es, son los terceros que utilicen en el tráfico económico
sin su consentimiento una marca o signo identificativo
idéntico o semejante para distinguir productos o servicios similares.
En las pretensiones declarativas de nulidad
y constitutivas de anulación,
la Oficina Española de Patentes y Marcas,
así como cualquier persona física o jurídica,
o cualquier agrupación constituida legalmente para la representación
de los intereses de fabricantes, productores, prestadores
de servicios, comerciales, o consumidores que resulten afectados
u ostenten un derecho subjetivo o interés legítimo,
podrán dirigirse frente al titular registral
de la marca cuya nulidad precisamente se pretende.
El procedimiento, ya lo he dicho,
es el juicio ordinario, pero las medidas cautelares,
además de las generales, difieren puesto que,
por razón de cuál es el objeto litigioso de este concreto proceso,
son medidas cautelares específicas la solicitud de una orden judicial
de cesación provisional de una actividad
o la de abstenerse temporalmente de llevar a cabo una conducta.
La intervención y depósito de ingresos obtenidos
mediante una actividad ilícita,
el depósito temporal de los objetos producidos en violación
de los derechos de propiedad industrial,
así como el depósito del material utilizado para su producción,
el afianzamiento de la eventual indemnización de daños y perjuicios
y las anotaciones registrales que procedan.
La diligencia de comprobación de hechos tan solo
se solicita o realiza en las pretensiones de condena.
Consiste en que la persona legitimada,
para ejercitar las acciones derivadas de la patente o de la marca,
podrá pedir al tribunal que con carácter urgente
acuerde la práctica de esta diligencia
para la comprobación de los hechos
que puedan constituir violación del derecho exclusivo otorgado,
en este caso por la patente o la marca.
La demanda estará acompañada de los documentos justificativos
de su derecho.
Esto es, el título de la marca
y a continuación se produce una solicitud judicial de informe
a la Oficina Española de Patentes y Marcas.
En relación con la prueba,
cabe determinar que se produce una inversión legal
de la carga de la prueba hacia el titular de la marca,
por su mayor facilidad probatoria.
Este, el titular de la marca,
es quien ha de probar el uso del signo.
Las sentencias que en su día se dicten serán de condena,
con efectos ex tunque entre las partes,
con todos o algunos de los siguientes pronunciamientos.
Ex nun quiere decir desde el día
en el que estas sentencias sean dictadas,
con pronunciamientos como cesación de actos, indemnización,
adopción de medidas necesarias para evitar que prosiga la violación
y publicación de la sentencia, de nuevo,
siempre a costa del demandado.
Y las sentencias declarativas producen efectos ex
tunc frente a todos desde el momento en el que se produjo la lesión,
sin perjuicio de la indemnización de daños y perjuicios
a que hubiera dado lugar cuando el titular de la marca
hubiera actuado de mala fe, el efecto retroactivo
de esta nulidad.
O caducidad no afectará ni a las resoluciones sobre violación
de la marca que hubieran adquirido fuerza de causa juzgada
y ya hubieran sido ejecutadas antes de la declaración de nulidad
o caducidad, ni tampoco a los contratos concluidos
antes de la declaración de nulidad o caducidad en la medida
en la que ya hubieran sido ejecutados con anterioridad a esa declaración.
Las resoluciones que ponen término a estos procesos
gozan de cosa juzgada.
La cosa juzgada de la resolución de la Oficina Española de Patentes
y Marcas difiere de la cosa juzgada de la resolución judicial.
En primer lugar, los tribunales desestimarán
toda demanda de reconvención por nulidad o caducidad
si ya la Oficina Española de Patentes y Marcas
hubiera pronunciado con anterioridad mediante resolución firme
sobre una solicitud con el mismo objeto
y con la misma causa entre las mismas partes.
En relación con la cosa juzgada de la resolución judicial,
sucede algo similar y es que la oficina española
de patentes y marcas no admitirá una solicitud de nulidad
o de caducidad cuando un tribunal o la propia oficina
ya hubieran resuelto entre las mismas partes
una demanda convencional
o una solicitud con el mismo objeto y la misma causa
y esa sentencia o resolución ya hubiera adquirido firmeza.
Bien, y por último,
el procedimiento especial de la Ley de Secretos Empresariales.
Su objeto es precisamente este,
la declaración de la violación del secreto empresarial,
reconocimiento de que esa información o conocimiento constituye un secreto
y condena al infractor para que realice
alguna de las conductas siguientes.
Primero, cesación de la conducta ilícita.
Segundo, aprehensión de los objetos materiales ilícitos.
Pago de la correspondiente indemnización de daños y perjuicios.
Cuarto, publicación de la sentencia a cargo del condenado,
salvo supuestos que puedan afectar gravemente a su intimidad
o a su reputación.
La competencia corresponde al tribunal de instancia,
sección de lo mercantil, del domicilio del demandado
o a elección del demandante,
el tribunal de instancia, sección de lo mercantil de nuevo,
de la provincia donde se hubiera realizado la infracción
o se hubieran producido sus efectos.
El procedimiento adecuado es el juicio que corresponda
conforme a la ley de enjuiciamiento civil,
el cual será el ordinario si el valor de los bienes aprendidos
y el de la indemnización por los daños y perjuicios
excede de 15.000 euros, el verbal sí excede.
Es inferior a esta misma cantidad.
La legitimación activa corresponde al titular de un secreto empresarial
que puede ser cualquier persona física o jurídica
que legítimamente ejerza el control sobre el mismo y los licenciatarios
con o sin exclusiva.
La legitimación pasiva corresponde a toda persona física
o jurídica que realice cualquier acto de violación
del secreto empresarial.
Pero también pueden ser condenados quienes en el momento
de la utilización o de la revelación de secreto
no sabían o en las circunstancias del caso no hubieren debido saber
que se había obtenido el secreto empresarial directa
o indirectamente del infractor.
Las especialidades de este último proceso
de secreto empresarial son las siguientes.
En primer lugar, el secreto de las actuaciones.
La restricción a un número muy limitado de personas
por razón de la reputación.
Y esta restricción corresponde al tribunal de acceso
a cualquier documento, objeto, material, sustancia,
fichero electrónico o cualquier soporte
que contenga precisamente información que pueda constituir en todo
o en parte ese secreto empresarial.
La segunda especialidad son las diligencias preparatorias.
El titular del secreto empresarial,
con anterioridad a la presentación de la demanda o incorporada a ella,
podrá solicitar la práctica de determinadas diligencias,
concretamente las siguientes, comprobación de los hechos,
acceso a las fuentes de prueba y medidas de aseguramiento
de la prueba.
Las medidas cautelares idóneas para este proceso
de secretos empresariales son el cese o en su caso
prohibición de utilizar o revelar el secreto empresarial,
el cese o en su caso prohibición de producir, ofrecer,
comercializar o utilizar mercancías infractoras o de importar, exportar
o almacenar, mercancías infractoras con tales fines
la retención y depósito de mercancías infractoras
el embargo preventivo de bienes para el aseguramiento
de la eventual indemnización por los daños y perjuicios
las reglas de la buena fe procesal y la multa son otra especialidad
los intervinientes en los procesos de acciones por violación
de secretos empresariales deberán ajustarse a las reglas
de la buena fe procesal.
Porque podrá imponerse una multa a la parte demandante
que haya ejercido la acción de forma abusiva
o con mala fe.
Y podrá alcanzar, sin otro límite,
nada menos que la tercera parte de la cuantía de litigio,
tomándose en consideración a los efectos de su fijación,
entre otros criterios, la gravedad del perjuicio ocasionado,
la naturaleza e importancia de la conducta abusiva
o de mala fe, la intencionalidad, el número de afectados.
Además, los tribunales podrán ordenar la difusión de la resolución
en la que se constate ese carácter abusivo y manifiestamente infundado
de la demanda interpuesta.
Muchas gracias.